Contrato de licencia según la legislación holandesa: ¿qué debe regular?

Un contrato de licencia (licentieovereenkomst) otorga a otra persona permiso para usar su derecho de propiedad intelectual bajo sus condiciones, mientras que usted conserva la titularidad del derecho en sí. Según el artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor neerlandesa (Auteurswet), una licencia exclusiva de derechos de autor debe otorgarse mediante escritura pública, al igual que una transferencia de derechos; una licencia no exclusiva no tiene requisitos formales, pero aun así debe constar por escrito.

El acuerdo debe abarcar tres aspectos: el tipo de licencia (exclusiva, única, no exclusiva o abierta), su alcance (qué derecho, para qué productos, en qué territorio y por cuánto tiempo) y la tarifa: una suma global, una regalía por unidad o un porcentaje de la facturación, con derechos de auditoría que permitan verificar la regalía.

¿Qué se considera propiedad intelectual?

Los derechos de propiedad intelectual protegen los resultados de trabajos creativos o técnicos. Los derechos de autor se derivan de la Ley de Derechos de Autor, las marcas comerciales del Convenio del Benelux sobre la Propiedad Intelectual (BVIE), las patentes de la Ley de Patentes de 1995 (Rijksoctrooiwet 1995) y los nombres comerciales de la Ley de Nombres Comerciales (Handelsnaamwet).

Cada derecho tiene una duración distinta. Los derechos de autor se extienden hasta 70 años después del fallecimiento del autor (Artículo 37 de la Ley de Derechos de Autor), el registro de una marca en el Benelux tiene una vigencia de diez años y es renovable, y una patente tiene una vigencia máxima de 20 años. Una licencia no puede tener una duración superior al derecho que ampara, por lo que conviene verificar el plazo restante antes de acordar su duración.

Lo que estos derechos tienen en común es que solo su titular puede utilizarlos, a menos que otorgue permiso a otra persona. Una licencia es la forma de otorgar ese permiso sin renunciar al derecho.

¿Quiénes son las partes y cuál es el alcance?

El licenciante (el titular del derecho) y el licenciatario (la parte que obtiene la licencia) deben ser nombrados de forma completa, con los nombres registrados que aparecen en la Cámara de Comercio (KVK) registro. Una licencia otorgada a una empresa del grupo no se extiende automáticamente a sus filiales, por lo que debe decidir qué entidad puede utilizarla.

Describa el alcance en detalle: qué derecho se licencia (por ejemplo, una marca registrada, un software o una patente, incluyendo su número de registro o solicitud), cómo puede usarlo el licenciatario (solo uso, o también sublicencia y explotación), en qué territorio (Países Bajos, Benelux o toda Europa) y durante cuánto tiempo.

¿Qué tipo de licencia se ajusta mejor a su situación?

El acuerdo debe especificar claramente qué tipo de licencia es. Para una licencia exclusiva de derechos de autor, el documento escrito requerido por el artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor es la única prueba fehaciente de exclusividad.

• Exclusivo: Solo el licenciatario puede usar o explotar el derecho; el licenciante no puede otorgar licencias a nadie más y, dependiendo de lo que se acuerde, tampoco puede usarlo él mismo.
• No exclusivo: El licenciante aún puede otorgar licencias de ese derecho a terceros y seguir utilizándolo.
• Suela: Tanto el licenciatario como el licenciante pueden usar el derecho, pero nadie más.
• Abierto: Quien cumpla las condiciones estipuladas recibirá una licencia.

Una licencia exclusiva suele tener un precio más elevado, pero puede dejar su derecho sin utilizar durante todo el plazo si el licenciatario no lo comercializa. Acuerde obligaciones mínimas, como un canon mínimo o un esfuerzo mínimo de ventas, y el derecho a rescindir el contrato si no se produce ningún efecto en, por ejemplo, doce meses.

¿Qué más debe incluirse en el acuerdo?

Es fundamental establecer claramente el pago, la ejecución y la transferencia, ya que la normativa vigente otorga al licenciatario menos derechos de los que muchos esperan. Según el artículo 2.32 de la Ley de Derechos de Marca de Alemania (BVIE), el licenciatario de una marca solo puede emprender acciones legales contra un infractor con el consentimiento del titular de la marca.

• El cuota : una cantidad periódica fija, una regalía o una suma global, las consecuencias del retraso en el pago y, en el caso de una regalía, su derecho a auditar las cifras del licenciatario.
• Ley aplicable y resolución de controversias: qué ley rige el acuerdo, qué tribunal tiene jurisdicción o si se aplica el arbitraje.
• Confidencialidad de la información intercambiada, durante el plazo y después de su finalización.
• Ejecución contra infracciones: quién puede actuar contra terceros y quién corre con los gastos.
• Transferibilidad: si el licenciatario no puede transmitir la licencia, indíquelo explícitamente.
• Conocimientos y mejoras: si se incluye el conocimiento técnico no patentado y si las mejoras realizadas por el licenciatario se le devuelven a usted, por ejemplo, mediante una licencia no exclusiva.

Las restricciones de exclusividad y territoriales también deben cumplir con la legislación en materia de competencia: el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 6 de la Ley de Competencia neerlandesa (Mededingingswet).

¿Cómo se rescinde un contrato de licencia?

Establezca un plazo fijo, un plazo indefinido con preaviso o un plazo fijo que se renueve automáticamente a menos que alguna de las partes notifique lo contrario. Si no se llega a ningún acuerdo, un tribunal evaluará la rescisión de un contrato de duración indefinida según los principios generales de razonabilidad y equidad (Artículo 6:248 del Código Civil neerlandés, BW).

Asimismo, deberán acordar qué sucederá con las existencias, las sublicencias y la información confidencial una vez finalizada la licencia. Si el licenciatario incumple el acuerdo, usted podrá reclamar daños y perjuicios conforme al artículo 6:74 del Código Civil alemán o rescindir el acuerdo conforme al artículo 6:265 del mismo código, salvo que el contrato disponga lo contrario.

¿Qué debe comprobar como licenciante?

Como licenciante, usted desea que su derecho sea utilizado, remunerado y protegido. Revise estos puntos antes de firmar.

• ¿Existe una licencia de derechos de autor exclusiva estipulada en un documento escrito firmado por ambas partes?
• ¿El acuerdo incluye un canon mínimo o un esfuerzo mínimo de ventas, con derecho a rescindirlo si no se cumple?
• ¿Puede auditar las cifras de ventas del licenciatario y cuál es el interés por pago atrasado?
• ¿Queda excluida la sublicencia y la transferencia de la licencia a menos que usted dé su consentimiento?
• ¿Finaliza el plazo a más tardar cuando se haya protegido el derecho subyacente?

¿Qué debe comprobar como titular de una licencia?

Como licenciatario, usted necesita tener la certeza de que podrá usar el derecho durante todo el plazo y defenderlo. Verifique estos puntos antes de firmar.

• ¿Está el licenciante registrado como titular de la marca o patente en el registro correspondiente?
• ¿El alcance abarca todos los productos, canales y países de su plan de negocios?
• ¿Puede usted mismo emprender acciones legales contra los infractores, con el consentimiento exigido por el artículo 2.32 de la BVIE, otorgado en el acuerdo?
• ¿Está la licencia registrada en el registro de marcas o patentes, de modo que pueda invocarse contra terceros?
• ¿Qué ocurre con su inventario y los contratos con sus clientes cuando finaliza la licencia?

¿Qué podemos hacer por usted con un contrato de licencia?

Nuestros abogados corporativos redactan y revisan acuerdos de licencia para licenciantes y licenciatarios.

• Redactamos el contrato de licencia, incluyendo el documento escrito para la concesión de una licencia exclusiva de derechos de autor.
• Analizamos la licencia que se le ofrece e identificamos los riesgos en cuanto a alcance, coste y rescisión.
• Verificamos las cláusulas de exclusividad y territorialidad conforme a la legislación sobre competencia.
• Gestionamos el registro de la marca o la licencia de patente en el registro correspondiente.
• Le representamos en cualquier disputa relacionada con el pago, el incumplimiento o la rescisión de la licencia.

Resumen

• Un acuerdo de licencia permite que otra persona utilice tus derechos de propiedad intelectual sin que tengas que renunciar a ellos.
• Una licencia exclusiva de derechos de autor requiere un documento escrito conforme al artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor.
• Especifique el tipo de licencia, su alcance exacto, la duración y la tarifa, con las obligaciones mínimas para una licencia exclusiva.
• Decida quién puede emprender acciones legales contra la infracción, si la licencia es transferible y qué sucede con las mejoras.
• Acuerden de antemano cómo y cuándo finaliza el acuerdo, y qué sucederá después.

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